Tips agar Permohonan Pendaftaran Merek Diterima

“Pada praktiknya, terdapat empat alasan dasar yang sering menjadi dasar penolakan permohonan atas pendaftaran merek.”

Merek menjadi salah satu aset yang berharga bagi setiap bisnis. Sebab, merek dapat membangun identitas yang kuat dan membedakan diri dari pesaingnya.

Sebagai upaya untuk melindungi investasi ini, pendaftaran merek menjadi langkah penting bagi pelaku usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016), dapat diketahui bahwa suatu merek baru bisa mendapatkan perlindungan dari negara apabila telah didaftarkan terlebih dahulu oleh pemiliknya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga pemerintah memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek. Namun, proses pendaftaran merek nyatanya tidaklah sederhana.

Dibutuhkan pemahaman yang mendalam akan prosedur dan persyaratan yang diperlukan agar permohonan pendaftaran merek berhasil diterima oleh DJKI.

Lantas, bagaimana agar pendaftaran merek tidak ditolak? Simak selengkapnya!

Alasan-Alasan Ditolaknya Pendaftaran Merek

Pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan atas pendaftaran merek harus memahami alasan-alasan umum penolakan DJKI. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan serupa dalam proses pendaftaran merek.

Pada praktiknya, terdapat empat alasan yang sering menjadi dasar DJKI untuk menolak pendaftaran merek yang diajukan oleh para pemohon, yakni apabila suatu pendaftaran merek:

Tidak didaftarkan oleh pemohon yang beritikad baik;
Memenuhi unsur merek yang tidak dapat didaftarkan;
Memenuhi unsur merek yang dapat ditolak; dan/atau
Memiliki keberatan atau sanggahan dari pihak lain yang beralasan hukum.

Secara spesifik, unsur merek yang didaftarkan oleh pemohon yang tidak beritikad baik dapat terpenuhi apabila pemohon dalam pendaftarannya patut diduga memiliki niat untuk (Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU 20/2016):

Meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya;
Menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
Mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan

Kemudian, unsur merek yang tidak dapat didaftarkan dapat terpenuhi apabila suatu merek memiliki substansi (Pasal 20 UU 20/2016):

Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
Mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Alasan pada poin ketujuh merupakan tambahan, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023).

Merek Ditolak

Selain itu, unsur merek yang dapat ditolak dapat terpenuhi apabila suatu merek memiliki substansi (Pasal 21 UU 20/2016):

Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya;
Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
Diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Tidak hanya itu, DJKI juga dapat menolak suatu pendaftaran merek berdasarkan adanya keberatan atau sanggahan dari pihak lain (Pasal 23 ayat (2) UU 20/2016).

Apabila terdapat keberatan atau sanggahan dalam proses tersebut, maka pejabat yang melakukan pemeriksaan substantif dapat turut mempertimbangkan penerbitan sertifikat merek yang dilakukan berdasarkan hal tersebut.

Upaya Hukum terhadap Ditolaknya Pendaftaran Merek

Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan berdasarkan alasan-alasan.

Adapun upaya hukum terhadap ditolaknya pendaftaran merek dapat dirangkum sebagai berikut:

Permohonan banding tersebut diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan dikenai biaya (Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU 20/2016).
Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan dan alasan bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak (Pasal 28 ayat (3) dan (4) UU 20/2016).
Permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan (Pasal 29 ayat (1) UU 20/2016).
Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, DJKI nantinya akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon (Pasal 30 ayat (2) UU 20/2016).
Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, maka pemohon dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut (Pasal 30 ayat (3) UU 20/2016).
Apabila pemohon masih belum puas dengan keputusan Pengadilan Niaga tersebut, maka pemohon dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 30 ayat (4) UU 20/2016).